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Au moyen des modifications législatives récemment adoptées et des modifications réglementaires en rédaction, le Canada se prépare à mettre en œuvre le Traité sur le droit des brevets.
Le Traité vise à harmoniser les procédures officielles régissant les demandes de brevet. Il y a actuellement 36 parties contractantes. Le Traité est en vigueur au R.-U., en Suisse et en France. L’Organisation européenne des brevets (OEB) et l’Allemagne n’ont pas encore ratifié le Traité, mais la modification apportée à la Convention sur le brevet européen (CBE 2000) qui est entrée en vigueur en 2007 a rapproché l’OEB du Traité. Le Japon n’est pas partie au Traité, mais les modifications qui entreront en vigueur en avril en rapprocheront également le Japon. Le dernier pays où le Traité est entré en vigueur est les Étas-Unis, en décembre 2013.
Le gouvernement du Canada a déposé le Traité devant le Parlement deux mois plus tard, en janvier 2014, expliquant dans un mémoire que l’harmonisation non seulement réduirait le fardeau réglementaire et procédural, mais améliorerait la correspondance avec les principaux partenaires commerciaux du Canada. Le gouvernement a ensuite déposé un projet de loi renfermant des modifications de mise en œuvre à la Loi sur les brevets, projet de loi qui a été adopté en décembre 2014. Certaines des modifications ont trait à la date de dépôt, aux parties manquantes, au rétablissement de la priorité, au délai de grâce, à l’abandon, au rétablissement de la demande, aux vices de forme et aux tiers. Voici un aperçu de ces modifications.
Date de dépôt. En vertu des modifications, il n’est plus nécessaire de payer la taxe réglementaire pour obtenir une date de dépôt. Si la taxe réglementaire n’est pas payée lors du dépôt, le Commissaire aux brevets doit envoyer au demandeur un avis indiquant l’absence de paiement et exigeant le paiement de la taxe réglementaire et de la surtaxe réglementaire au plus tard à la date réglementaire. Voir le paragraphe modifié 27(7).
Parties manquantes. Un demandeur peut soumettre une partie du mémoire descriptif ou du dessin qui était manquant au dépôt tout en conservant la date de dépôt attribuée. Les éléments ou le dessin ajouté doivent être « entièrement compris » dans la demande de priorité et doivent être ajoutés dans un délai réglementaire non supérieur à six mois de la date de dépôt. L’ajout permet au demandeur de compléter la demande sans perdre la date de priorité pour le point appuyé seulement par la partie manquante. Voir le nouvel article 28.01.
Rétablissement de la priorité. Les modifications permettent d’éviter la perte non intentionnelle de droits de priorité. Lorsque le demandeur fait défaut de déposer une demande dans les 12 mois de sa date de priorité, il disposera d’un délai additionnel de deux mois si l’omission n’était pas intentionnelle. Voir le nouveau paragraphe 28.4(6).
Délai de grâce. Le délai de grâce pourra remonter à un an avant la date de priorité. Ce changement harmonise le délai de grâce prévu au Canada avec ceux que prévoient plusieurs autres pays, notamment les Étas-Unis (pour les demandes postérieures à la America Invents Act). Le délai de grâce est des plus utiles pour les institutions de recherche, les PME et les inventeurs qui sont des personnes physiques, selon plusieurs pays recensés dans un rapport de 2013. Voir les alinéas modifiés 28.2(1)a) et 28.3a).
Abandon. Les modifications permettent d’éviter l’abandon pour cause de non-paiement de certaines taxes en introduisant des avis avant abandon et en prolongeant les délais. Une demande ne sera pas considérée abandonnée pour défaut de payer une taxe pour le maintien en état au plus tard à la date réglementaire sans que le demandeur ne soit d’abord informé par le Commissaire et ne bénéficie d’un délai supplémentaire pour payer, assorti d’une surtaxe réglementaire, à savoir dans les six mois suivant la date réglementaire ou deux mois suivant l’avis, selon la date la plus tardive. Lorsque le demandeur omettra de solliciter un examen et de payer la taxe requise, le Commissaire devra de même lui transmettre un avis avant l’abandon, mais la prolongation prévue est de deux mois suivant l’avis. Toutefois, l’omission de répondre à une mesure de l’Office continuera d’entraîner l’abandon sans préavis. Voir les alinéas modifiés 73(1)c), d) et a).
Rétablissement de la demande. Afin de réduire le nombre de tentatives de prolonger indûment l’incertitude liée à l’abandon, selon l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), des exigences additionnelles s’appliqueront au rétablissement de la demande dans certaines circonstances. Pour faire rétablir la demande, le demandeur devra expliquer les raisons pour lesquelles il a omis de prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon et le Commissaire devra déterminer si l’omission a eu lieu malgré la diligence requise. Le gouverneur en conseil aura le pouvoir de réglementation à l’égard des circonstances dans lesquelles des raisons et la diligence requise ne seront pas nécessaires. Il reste à savoir comment cela influencera la capacité actuelle d’abandonner une demande après l’autorisation de réouverture d’une poursuite, par exemple pour ajouter des éléments au rétablissement. Toutefois, l’OPIC a indiqué, à titre d’exemple du mode d’application des dispositions réglementaires, que les demandeurs sollicitant le rétablissement après une période prescrite par les Règles sur les brevets devraient remplir les exigences relatives aux raisons et à la diligence requise. Par conséquent, il sera peut-être possible de rouvrir une poursuite tout en évitant les exigences des raisons et de la diligence requise en abandonnant la demande susmentionnée pour ensuite faire rétablir la demande avant la fin du délai réglementaire. Voir le nouveau sous-alinéa 73(3)a)(ii) et les nouveaux alinéas 73(3)b)) et 12 j.76).
Vice de forme. Les modifications permettent d’éviter la révocation d’un brevet en raison d’un vice de forme pendant l’étape de la demande. Un brevet ne peut pas être déclaré invalide du seul fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui a été abandonnée, mais qui n’a pas été rétablie. Il y a exception lorsque l’exposé des raisons comprend une allégation importante non conforme à la vérité ou que la diligence requise n’a pas été exercée. Voir le nouvel article 73.1.
Tiers. Pour atténuer l’effet de périodes potentiellement plus longues d’incertitude du marché et décourager le comportement non concurrentiel, selon l’OPIC, une défense de bonne foi opposable à une action en contrefaçon est prévue. Il ne pourra pas être intenté d’action en contrefaçon contre une personne à l’égard d’un acte, qui constituerait par ailleurs un acte de contrefaçon, qu’elle a commis de bonne foi pendant une période prévue par règlement. Voir le nouvel article 55.11.
Les modifications à la Loi sur les brevets entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil. Selon l’OPIC, cette date devrait tomber en hiver ou au début de 2016 et sera établie une fois que la modification pertinente aux Règles sur les brevets sera prête.
Le Canada se trouve à mi-chemin dans la mise en œuvre du TDB. Les modifications relatives à la pratique d’abandon et de rétablissement d’une demande, qui introduisent une variété de délais de prolongement et imposent des exigences plus lourdes, font ressortir la nécessité de faire preuve de prudence et d’en limiter l’utilisation. Les modifications offrent cependant des assouplissements heureux en ce qui concerne les parties manquantes et le rétablissement de la priorité.
Jean-Charles Grégoire est avocat auprès de Marks & Clerk Canada.